Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que tenha por função identificar a origem de um produto ou serviço e de diferenciá-lo dos demais existentes no mercado. (artigo 122 da Lei 9.279/96) .
As marcas podem ser classificadas como de produto, serviço, coletivas e de certificação (artigos 123, incisos I, II e III da Lei nº 9.279/96), e, quanto a sua apresentação, como nominativas, mistas, figurativas, tridimensionais e de posição.
– Nominativas: são aquelas constituídas por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano e podem ser os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos.
– Mistas: são as compostas pela justaposição de um elemento nominativo com um desenho, imagem, figura ou símbolos.
– Figurativas: são as compostas por um desenho, símbolo, uma única letra e ideogramas.
–Tridimensional: são espécies de marcas que pela sua forma plástica aplicada a um produto ou serviço possibilitam a distinção e a individualização pelo consumidor, estando esta forma plástica dissociada do seu efeito técnico
– Posição: são as marcas formadas por um sinal distintivo, aplicadas em uma posição singular e específica, capazes de identificar produtos e serviços de outros existentes no mercado. É essencial que para proteção deste sinal, não haja no mercado diversas empresas utilizando elementos na mesma posição, sendo primordial que o posicionamento da marca esteja dissociado de efeitos técnicos e que o produto ou serviço tenha se tornado conhecido pelo uso contínuo em determinada posição.
O registro de uma marca concede ao seu titular o direito de exploração com exclusividade em todo território nacional, sendo a sua proteção relativa ao seu segmento de mercado, salvo nos casos das marcas consideradas Notoriamente Conhecidas e as marcas de Alto Renome. Então, o registro de uma marca concede ao seu titular um direito de exclusividade que pode ser oponível a terceiros em todo território nacional.
Com o pedido de registro de marca, o titular assegura uma expectativa de direito que será convertida em direito de exclusividade após o ato de concessão do registro da marca pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI .
Apesar de a Lei permitir o registro de sinais distintivos visualmente perceptíveis (não incluindo as marcas sensitivas), o artigo 124 da Lei nº 9.279/96, apresenta em seus incisos rol do que não pode ser registrado como marca e dentre as proibições legais encontram-se com frequência violações aos incisos como o inciso VI, VII, XIX e XXIII.
“Art 124 não são registráveis como marca: VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;“
Este inciso veda o registro de marcas que sejam genéricas, comuns, vulgares, descritiva que tenham relação com o produto ou serviço que venha a identificar/distinguir. Contudo, permite a proteção do sinal comum ou descritivo, quando revestido, em seu conjunto, de suficiente forma distintiva.
O inciso relaciona-se com as marcas fracas e descritivas, marcas que, por razão de sua natureza e atividade, não poderão ter proteção exclusiva e, em certos casos terão que conviver no mercado com marcas de terceiros que sejam formados em seu conjunto por expressões comuns ou descritivas. Ou seja, são marcas que possuem o direito à exclusividade mitigado.
O inciso VII do artigo 124 da Lei nº 9.279/96 veda também a proteção como marca de sinais que pela sua composição se apresentam como slogans ou expressão de propaganda.
“Art.124. Não são registráveis como marca: VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;”
No passado, a proteção das expressões de propaganda era permitida, mas, com a atual Lei nº 9.279/96, a proteção passou a ser vedada.
Além de ser uma questão discutível quanto aos limites do que seria uma expressão de propaganda, verifica-se que o INPI não apresenta uma uniformidade nas decisões proferidas nos exames de marcas.
O principal e, talvez, o inciso que mais incide nos exames de marcas é o, inciso XIX, do artigo 124 da Lei nº 9.279/96.
“Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96 é expresso ao proibir o registro, como marca, de “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”
Este inciso veda a pretensão de registro como marca de sinais que possam ser caracterizados como reprodução ou imitação de marcas terceiros para indicar produtos ou serviços afins e que possam possibilitar a confusão ou associação de uma marca com a outra.
A probabilidade de registro de marcas terá que respeitar os princípios da distintividade, especificidade/afinidade e veracidade. Isto porque a novidade é considerada relativa, fato o que possibilita a presença de marcas semelhantes para identificar produtos e/ou serviços distintos desde que o consumidor não seja levado a erro ou dúvida quanto à origem dos produtos ou dos serviços.
Outra vedação a reprodução ou a imitação de marcas de terceiros, encontra previsão no dispôs no artigo 124, inciso XXIII da Lei nº 9.279/96, este inciso não trata das marcas notoriamente conhecidas (artigo 126 da Lei nº 9.279/96), nem de marcas de alto renome (artigo 125 da Lei nº 9.279/96), mas das marcas conhecidas no segmento de atuação, ou seja, aquela que um profissional da área não poderia desconhecer seja em razão de ter: a) correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca; b) contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca; c) comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrenciais; d) quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca de terceiros por parte do titular do pedido de registro atacado. Veja-se:
“Art. 124, XXIII, da Lei n. 9.279/96 é expresso ao proibir o registro, como marca de “sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”
Para a incidência deste artigo é essencial que elementos sejam demonstrados como forma de comprovar o conhecimento da marca anterior ou as tratativas que as partes realizaram no mercado.
Quanto aos aspectos das marcas consideradas famosas, a Lei nº 9.279/96 detalha a marca Notoriamente Conhecida (artigo 126 da LPI) e as marcas consideradas de Alto Renome (artigo 125 da LPI).
As notoriamente conhecidas são as marcas que gozam de grande conhecimento no mercado pelos consumidores e extrapolam o princípio da territorialidade para a sua proteção independentemente de estarem depositadas ou registradas no território nacional e encontram amparo, também, no artigo 6 bis da Convenção da União de Paris.
“Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”
“1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.”
” 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.”
“Art. 6 bis. (1) da CUP – Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.”
O Artigo 125 da Lei nº 9.279/96 trata das marcas consideradas de Alto Renome. Estas marcas são marcas notórias que se tornaram conhecida no território nacional e a sua proteção extrapola o segmento de mercado (princípio da especialidade), ou seja, o reconhecimento do alto renome de uma marca garante ao seu titular a proteção contra o uso de terceiros em todos os ramos de atividades.
Atualmente, o reconhecimento desta proteção possui procedimento próprio conforme previsto na Portaria do INPI nº 08/2022. Veja-se:
“Art. 63. Para efeitos do disposto neste Capítulo, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.“
“1º O disposto no art. 125 da Lei nº 9.279, de 1996, destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário.”
Apresentadas as espécies de marcas e as características, disponível o sinal para depósito, conforme o ramo de atividade o titular (Artigo 128 da Lei nº 9.279/96), que poderá ser pessoa física ou jurídica, o titular realizará o ato de depósito do pedido de registro da marca.
Com a publicação do pedido de registro da marca, será dada a publicidade da pretensão de registro para que terceiros, contrários ao ato de depósito, possam apresentar impugnação conhecida como oposição, na forma do artigo 158 da Lei nº 9.279/96.
Independente de haver impugnação de terceiros (oposição), o pedido de registro do sinal passará por um exame de mérito no qual os examinadores do INPI verificarão se há alguma proibição ao registro daquele sinal como marca, na forma das hipóteses dos incisos do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, ou se há alguma questão de ordem pública que inviabilize a concessão daquele sinal requerido como marca.
Após o exame de mérito, o pedido de registro de uma marca poderá ser deferido abrindo-se prazo para pagamento das taxas do primeiro decênio ou indeferido abrindo-se prazo para apresentação de recurso administrativo, na forma do artigo 212, caput, da Lei nº 9.279/96.
A partir do ato de deferimento e com o pagamento da taxa de primeiro decênio de vigência do registro de marca, o INPI publicará o ato de concessão do registro da marca, o qual abrirá prazo de 180 dias para que terceiros apresentem processo administrativo de nulidade, que poderá ser instaurado de ofício (INPI) ou a requerimento de terceiros contrários ao ato de concessão da marca.
O ato de concessão de um registro de marca poderá ser anulado pela via judicial no prazo decadencial de 5 anos a contar do ato da concessão do registro de marca na Revista da Propriedade Industrial.
Não havendo qualquer tipo de impugnação ao registro de uma marca, após o ato de concessão, a marca terá vigência por 10 anos e para manutenção do direito o titular do registro deverá efetuar, no último ano de vigência, a prorrogação do registro da marca, sob pena de extinção do registro.
Caso tenha interesse na contratação dos serviços de marcas, colocamo-nos à disposição para sanar dúvidas e, assim, entender as necessidades de nossos clientes por meio dos canais de comunicação no site.