Semanalmente, na base de marcas do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, são disponibilizadas decisões de indeferimento de pedidos de registro de marcas passíveis de reforma por meio de Recurso Administrativo e por ações de nulidade dos atos administrativos perante à Justiça Federal, mas que, geralmente, não são combatidas por titulares dos pedidos de registro de marca, por falta de orientação ou pelo fato de não estarem assessorados por procurador especializado em Propriedade Industrial.
Ainda que as decisões possam parecer que não passíveis de reforma, cada caso precisa ser analisado com cautela, pois, dependendo das circunstâncias do caso, é possível estudar linha de defesa que possa demonstrar o equívoco da decisão de indeferimento proferida pela Autarquia Federal (INPI).
Isto porque, dependendo do grau de atenção dos examinadores, que, em tese, seguem o Manual de Marcas, o titular do pedido indeferido depara-se com uma análise do conflito de forma objetiva/restritiva, por classes, sem a análise, por parte do examinador, do: a) mercado; b) contexto em que as marcas estão inseridas; c) a impressão de conjunto das marcas; d) a possibilidade de as marcas serem suscetíveis de causar confusão ou de associação por parte dos consumidores.
“A proteção à marca só é absoluta dentro de sua relatividade, ou seja, atentando para produtos e serviços a que se refere”. [1]
“A diversidade de classes é um mero indício a sugerir a incidência do princípio da especialidade. No entanto, ainda se faz necessário examinar se os produtos ou serviços, embora inseridos em classes diversas, não guardam entre si uma relação de afinidade. Sempre que houver afinidade, o registro da marca posterior não é cabível, mesmo que se refira a classe diversa.” [2]
Então, em algumas situações de litígios, as marcas, em sua composição, podem ser: a) formada por uma expressão comum à atividade ou por um termo evocativo; b) em razão do seu conhecimento no mercado, tornaram-se conhecidas e adquiriram uma significação secundária; c) Pela impressão do conjunto se tornaram distintivas, impossibilitando a confusão ou a associação pelos consumidores; d) marcas mistas que possuem em sua composição apresentação gráfica distintividade suficiente, mas foram interpretadas pela Autarquia Federal (INPI) como marcas fracas para o indeferimento; e) marcas que foram consideradas expressões de propaganda, quando, na verdade, são signos distintivos que cumprem a sua função social que é de marcar identificando um produto ou um serviço.
As hipóteses apresentadas acima são apenas exemplificativas, não esgotando os casos, e, por isso, outras situações demandam um estudo do caso.
Contudo, ainda que teorias desenvolvidas possam ser aplicadas, como tese de defesa administrativa, geralmente, algumas teorias não são recepcionadas pela Autarquia Federal (INPI), mas são ratificadas pelos Tribunais Brasileiros que, com base no contraditório e a ampla defesa.
Em razão disso, quando se realiza uma análise de um conflito marcário, o operador do direito não pode se fixar apenas na ideia da presunção de legalidade e legitimidade da qual se reveste o ato administrativo, pelo fato de ter sido produzido por autoridade dotada de competência específica para o exame da matéria técnica.
Em muitos casos já analisados nos Tribunais, os magistrados analisam: a) o grau de distintividade das marcas; b) o público-alvo e o grau de atenção; a erosão ou de diluição da distintividade da marca, e principalmente, o tempo de convivência pacífica de uma marca no mercado, mitigando, em algumas situações, a exclusividade do sinal conferida pelo Certificado de Registro de Marca.
Neste sentido, já lecionava João da Gama Cerqueira quanto à análise da possibilidade de confusão ou de associação em litígios envolvendo marcas.
“Entre estas regras encontra-se, em primeiro lugar, a do Art. 95, nº 17, do Código da Propriedade Industrial, segundo a qual se considera “existente a possibilidade de erro ou de confusão, sempre que as diferenças entre as marcas não se evidenciem sem exame ou contrafação” Deste preceito se deduzem três princípios da maior importância no assunto:”
“1º, as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra;”
“2º, as marcas devem ser apreciadas tendo em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças;”
“3º, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes.”
“Proibindo o Código o registro de marca que constitua imitação de outra já registrada, que possa induzir o comprador em erro ou confusão, daí decorre outro princípio: quem tem que decidir da possibilidade de confusão deve colocar-se na posição de consumidor eventual, levando em conta a natureza do produto”.
“Estes princípios podem resumir-se numa regra geral que vem a ser a seguinte: a possibilidade de confusão deve ser apreciada pela impressão de conjunto deixada pelas marcas, quando examinadas sucessivamente, sem apurar suas diferenças, levando-se em conta não só o grau de atenção do consumidor comum e as circunstâncias em que normalmente se adquire o produto, como também a sua natureza e o meio em que o seu consumo é habitual”.[3]
Desta forma, quando um litígio é apreciado pelo judiciário, com base na aplicação das teorias de marcas , as questões relativas à contrafação e à possibilidade de registro de uma marca são exauridas por meio do judiciário através de varas e turmas especializadas na matéria, uma vez que, com base em um número maior de informações (provas), conseguem se aprofundar no exame do caso para avaliar: a) a possibilidade de confusão, b) o grau de distintividade da marca, c) natureza de produtos ou serviços, d) atenção dos consumidores e, por fim, o meio em que o consumo é habitual:
A título exemplificativo, seguem alguns precedentes.
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.
(…)
4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.
5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.
6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.833.422/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).
Em outro precedente, o Tribunal, em sede de cognição exauriente, afastou a possibilidade de mitigação da regra de exclusividade por considerar que a marca já se encontrava consolidada no mercado, há mais de 30 anos, e, por isso, o uso por terceiros dos mesmos elementos nominativos, propiciaria a possibilidade de confusão ou de associação pelos consumidores.
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM. CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 7/STJ.
(…)
4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.
5. Possibilitar o uso simultâneo de sinais distintivos compostos pelos mesmos elementos nominativos por empresas que atuam no mesmo segmento de atividade, como na espécie, subverteria as principais funções marcárias, pois: (i) impediria que se pudesse diferenciar um produto ou serviço de outro, prejudicando a concorrência; e (ii) obstaria o reconhecimento da origem comercial do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor. Precedente.
6. Hipótese concreta em que a marca da recorrida, registrada há mais de 30 anos, desfruta de amplo reconhecimento e prestígio perante o público consumidor, havendo provas concretas nos autos, segundo os juízos de origem, acerca da confusão causada pelo uso de expressão idêntica pela recorrente, que passou a atuar no mesmo ramo de atividades (restaurante) para comercializar o famoso prato pelo qual a titular da marca violada é identificada pelos consumidores (filé a parmegiana).
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (REsp n. 1.778.887/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019.)
No precedente abaixo, o Tribunal considerou também a formação do conjunto gráfico das marcas para afastar a possibilidade de confusão ou de associação de uma marca com a outra.
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. COLORÊ / YOPA COLORES. ANÁLISE DO CONJUNTO MARCÁRIO. TODO INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIFERENÇA FONÉTICA. FAMÍLIA DE MARCAS. FUNÇÃO SECUNDÁRIA DA EXPRESSÃO COLORES. MARCA MISTA X MARCA NOMINATIVA. DISTINGUIBILIDADE SUFICIENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUDICIALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.
(…)
10. A simples circunstância de os produtos nos quais utilizadas as marcas em exame serem gêneros da mesma natureza não faz presumir, por si só, que o consumidor venha a confundi-los ou considerá-los como de mesma origem. Precedentes.
11. Assim, diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência desta Corte, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência das marcas em confronto.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.924.788/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).
Precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça aplicando a teoria da distância para afastar a possibilidade de nulidade de um registro de marca e permitir a convivência das marcas.
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA.
(…)
5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.
7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese – grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento – impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.819.060/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 26/2/2020.)
A teoria da distância vem sendo reconhecida também em sede de análise pelo Egrégio Tribunal Regional Federal Da Segunda Região – TRF2.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL: NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA – CONFLITO ENTRE AS MARCAS “KEVLAR” E “KEVLAND” – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – TEORIA DA DISTÂNCIA. I – As marcas em conflito possuem conjuntos marcários distintos, o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor, considerando as diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico. II – A aplicação da Teoria da Distância implica em que a existência de registros anteriores assemelhados ao da parte impugnante no mesmo segmento mercadológico torna sem cabimento a pretensão de que o registro impugnado seja mais distinto em relação à sua marca do que esta é em relação às anteriores. Precedentes deste Tribunal. III – Apelação conhecida e não provida. (TRF-2 – AC: 00538446520154025101 RJ 0053844-65.2015.4.02.5101, Relator: MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Data de Julgamento: 26/06/2018, 2ª TURMA ESPECIALIZADA)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. TERMOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DIRETA COM O PRODUTO OU SERVIÇO DESIGNADO. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA. DILUIÇÃO. TEORIA DA DISTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – II – O termo BEIJA, que é o elemento característico da marca nominativa do apelante e que fundamentou o indeferimento dos pedidos de registros de marcas mistas do ora apelado, BEIJA CORAÇÃO, para designar produtos de classes afins (NCL (8) 30 e NCL (9) 30, respectivamente, encontra-se igualmente diluído no segmento, consoante demonstrado na própria sentença, em rol de registros em vigor que dele se valem. III – A Teoria da Distância, pela qual uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si. IV – Pensamento diverso se faria apropriado se a identificação do elemento nominativo, no respectivo segmento, decorresse de um ineditismo, a autorizar o privilégio e as garantias que lhe são inerentes, como o é o uso exclusivo do vocábulo pelo seu titular. (…) VI – Apelação desprovida. (TRF-2 – AC: 02256977420174025101 RJ 0225697-74.2017.4.02.5101, Relator: ANDRÉ FONTES, Data de Julgamento: 10/07/2019, 2ª TURMA ESPECIALIZADA).
É preciso ressaltar que, ainda que a Diretoria de Marcas não aceite a aplicação de algumas teorias desenvolvidas pela doutrina, em muitos casos de litígios envolvendo nulidades de registros de marcas ou atos de indeferimento de pedidos de registros de marcas, a Autarquia Federal (INPI), em sede de resposta às ações de nulidade, ás vezes, adota posicionamento contrário ao proferido pelos examinadores de marcas nos autos do processo administrativo, ou seja, claramente, mudam o posicionamento adotado nos exames de méritos, sendo favoráveis à pretensão autoral que poderá ser no sentido de declarar a nulidade do registro de uma marca ou reformar uma decisão de indeferimento de um pedido de registro de marca. Veja-se:
(…) “Verifica-se, portanto, a ocorrência da hipótese prevista no artigo 124, XIX, da Lei de PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI. Vejamos: (…) No mesmo sentido, a conclusão da Diretoria de MARCAS do Instituto Nacional da PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI afasta qualquer dúvida sobre as conclusões do juízo a quo (evento 26, anexo 2): ´Pela conjunção dos fatores acima descritos, como a (i) identidade dos sinais visuais (ii) identidade mercadológica; entendemos como anulável o registro indevidamente concedido, já que se trata de uma reprodução de marca anterior de terceiro, para mesmo público, com risco de confusão ou associação indevida. Portanto, entendemos pela pertinência da alegação autoral, e pela aplicação do Art. 124, XIX da LPI ao caso concreto, sendo anulável o registro de nº 830.955.291. ´ Portanto, deve ser mantida a nulidade do registro nº 830.955.291, referente a marca ´SHOPPING PATIOMACEIO´, de titularidade da apelante ADM MALL PATRIMONIAL LTDA”. (STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – Vara: Secretaria de Processamento de Feitos – Terceira Turma – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2336433 – RJ (2023/0104186-0). RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Jornal: DJ União Tribunais Superiores.Data Disponibilização:: 08/11/2023)
Diante do exposto, ainda que em alguns casos as decisões sejam proferidas com base no conteúdo do que é apresentado pelas partes no processo administrativo, hoje, o ilustre examinador de marcas, ao contrário do passado, encontra-se com ferramentas de pesquisa como: google e redes sociais para pesquisa quanto à distintividade de determinado sinal, bem como tem a possibilidade de, por meio de exigências de mérito, requerer o esclarecimento de determinada questão como forma de melhorar a análise dos conflitos administrativos e, consequentemente, reduzir o número de litígios propostos perante o judiciário, sob pena de transferir o real exame de mérito para a Justiça, prejudicando as partes envolvidas que muitas vezes aguardam anos por uma decisão.
Por fim, caso estejam necessitando de uma análise especializada a respeito de litígios envolvendo marcas, coloco-me a disposição para realização de assessoramento em Propriedade Industrial, por meio dos canais do LinkedIn.
[1] SCHMIDT, Lélio Denicoli – Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa – Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivo – Editora Saraiva, ed. 2007, pág. 49.
[2] SCHMIDT, Lélio Denicoli – Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa – Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivo – Editora Saraiva, ed. 2007, pág. 51.
[3] CERQUEIRA, João da Gama – Tratado da Propriedade Industrial , Vol.II, Tomo II, Parte III, Edição de 1958, Editora Forense, pag.68 e 69.
